美國專利法原理與判例

本書收集美國專利有效性相關之重要判例法，予以歸納、整理，作成系統性之介紹，詳細分析的判例超過百則，構成了今日美國專利法、專利審查、與有效性判斷原則的基礎理論，其中有許多內容也成為我國在內的許多國家的法規。

從美國法院判例法被納入法典成為成文法的過程，可知今日美國專利法基本原理有許多來自司法實務。本書除適合專利實務界使用外，也適合做為學術界研究美國專利審查制度與實體專利要件的基礎用書。

作者簡介

劉國讚

現　職
國立臺灣科技大學專利研究所教授

學　歷
國立臺灣科技大學工學博士
國立政治大學法律學碩士

經　歷
1992年進入經濟部中央標準局（智慧財產局之前身）專利處服務，從事專利審查工作，歷任技正、專利審查官兼科長、專利高級審查官、副組長、組長。

曾在美國、日本、德國參加專利實務進修課程並做相關研究，並曾擔任法官學院、學研機構、民間企業有關專利實務相關課程之講師。

2010年8月起進入國立臺灣科技大學，曾擔任專利研究所所長六年，近10年發表期刊論文約30篇，完成五本專書著作，執行民間企業委託之產學計畫與國科會研究計畫約50件。

專書著作
專利侵害實務與理論
專利權範圍之解釋與侵害
專利法之理論與實用
國際專利分析與布局

研究興趣
專利法制與專利法原理
專利權範圍解析與侵權訴訟
專利審查基準與實務

自序

現代的專利制度是許多國家歷經長年經驗所累積發展而成，其中科技大國扮演重要的角色，因為不斷產出的新發明需要專利制度的保護，才能避免他人模仿而在市場上獲取豐厚的利潤。美國是科技大國也是世界最大的經濟體，隨著科技更新發展，也不斷因應時代變遷而強化其專利制度，以提高發明人創新發明的意願，而保持科技領先地位。基於發明人多國專利申請的需求，以及國際專利制度的調和化，美國專利制度也對其他國家有強大的影響力。

今日專利制度的基本架構有許多內容來自美國專利法，而美國專利法有不少規定是從司法裁判經驗而來。例如取得專利保護的進步性要件或稱非顯而易見性要件，就是源自美國最高法院的判例。職司專利審查的美國專利商標局，在美國專利法下所制定的專利審查基準，也引用非常多的法院判例。本書以「美國專利法原理與判例」為名，是以重要的判例來介紹美國專利法的基礎理論，範圍著重在專利申請案審查的實體要件，也包含取得專利權後的專利無效制度，至於專利侵權部分則已在「專利侵害實務與理論」一書中介紹。

美國專利制度相較於其他國家更為複雜，例如臨時案、連續案制度，專利法條文很長，學習者常常感到難以充分理解。即使理解，在實務運用上又覺得很難正確適用，因為還有許多不在專利法內的判例法。成文法有條文可以查詢，判例法則搜尋困難，即使找到正確的判例，閱讀起來又是曠日廢時。有鑑於此，本書乃將重要判例法收集彙整，期能縮短專利制度使用者的學習時間。

本書開始著手撰寫時，國立臺灣科技大學專利研究所已經成立十年，這段期間筆者接觸不少產業界碰到的專利問題，包含申請美國專利時的障礙，官方審查意見引用美國判例法，因無法充分理解審查者的拒絕理由，而歷經多次修改回應仍無法核准，這些問題是本書撰寫的主要動機之一。本書以美國判例貫穿全文的寫法，或許與直接從法律條文為基礎的一般法律書籍有些差異，卻是筆者多年教學經驗的心得。專利研究所學生來自理學、工程、電資、管理、生技、設計、法律、人文、醫學、藥學等所有學院，任何背景的學生直接閱讀美國法院判例法，並沒有太大障礙。即使判例內容涉及爭議的專利技術與法律問題，從學生期末報告呈現的判決理解程度，甚至可以說，這是一種快速又有效的學習方法。

基於易讀易懂原則，雖美國判例法與我國成文法體系有頗大差異，本書翻譯仍優先使用我國法律中相同或相近概念的用語。而在訴訟當事人的名稱與技術類專有名詞，原則上直接使用英文不做音譯，但若有熟悉或常用的中文譯名則使用中文。

各章最後以美國成文法與判例法評析我國專利制度，主要目的有二，一是藉此瞭解美國與我國的重大差異處，企業申請美國專利時需特別留意，避免以我國的直覺觀點處理美國申請案；二是藉此檢視我國專利制度是否符合產業所需。

近年來我國科技實力被全世界所重視，尤其半導體產業成為舉世矚目的技術輸出國，產業界與學術界的研發計畫朝向大型化發展，政府與民間投入的研發經費逐年成長，筆者也曾參與若干技術開發計畫，為研發者解析先前專利。然而，保護科技研發成果的專利水準似乎並未與技術發展齊頭並進，專利工作者若能強化專利基礎理論，當有助於為研發成果取得優質的專利保護。

本書歷時二年，詳細探討之美國判例法超過百篇，全文共十章超過37萬字，得以完成感謝國科會提供專書撰寫計畫「各種產業領域專利實體要件之理論研究與專書撰寫」（MOST110-2410-H-011-004-MY2），以及元照出版公司編輯群費心編輯。本書雖在出版前已多次校對，惟仍可能有疏漏或錯誤之處，仍盼各界先進不吝指正為禱。

劉國讚
2023年11月26日

自序

第一章 美國專利制度導論
第一節 前 言／1
第二節 聯邦法典與專利行政機關／2
第三節 聯邦法院與判例法／4
第四節 從專利申請到取得專利權／11
第五節 國際專利法公約／17
第六節 專利權的行使與領證後審查／25
第七節 專利法歷史沿革／30
第八節 現行專利法與法規適用／36
第九節 專利侵權判斷判例法／42
第十節 結 論／49

第二章 說明書揭露
第一節 前 言／53
第二節 專利說明書的歷史沿革／54
第三節 可實施性要件／57
第四節 最佳模式要件／64
第五節 請求項覆蓋範圍的可實施性／69
第六節 書面描述要件的爭議／79
第七節 確立獨立的書面描述要件／88
第八節 事實調查與表面證據／94
第九節 專利範圍廣度與可實施要件／103
第十節 評析與結論／109

第三章 申請專利範圍
第一節 前 言／113
第二節 撰寫格式與要求／114
第三節 前言與連接語／122
第四節 本文解釋原則／129
第五節 明確性／134
第六節 程度用語的明確性／140
第七節 手段功能用語／146
第八節 製造方法界定物／155
第九節 評析與結論／160

第四章 實用性與專利標的
第一節 前 言／163
第二節 法定標的之歷史沿革／164
第三節 實用性／170
第四節 法定標的之現代解釋／174
第五節 醫療與生物科技發明／181
第六節 電腦軟體的可專利性／190
第七節 屬抽象概念的軟體請求項／198
第八節 非抽象概念的軟體請求項／207
第九節 評析與結論／213

第五章 新穎性審查原則
第一節 前 言／215
第二節 先前技術／216
第三節 優惠期／220
第四節 適格的先前技術／223
第五節 新穎性比對／228
第六節 隱含先占／234
第七節 上位與下位關係／241
第八節 數值範圍的新穎性／249
第九節 評析與結論／258

第六章 先前技術素材
第一節 前 言／267
第二節 印刷出版物之公眾可訪問性／268
第三節 各種印刷出版物／275
第四節 脫離發明人控制的公開使用／283
第五節 實驗使用／291
第六節 出售與授權協議／296
第七節 出售前準備與秘密出售／304
第八節 AIA的概括先前技術素材／310
第九節 評析與結論／313

第七章 非顯而易見性
第一節 前 言／319
第二節 顯而易見性的起源／320
第三節 Graham判斷基準／324
第四節 顯而易見的調查／336
第五節 先前技術的教示／343
第六節 組合先前技術的理由／353
第七節 表面證據／362
第八節 二重考量因素的影響／368
第九節 評析與結論／375

第八章 審查程序與雙重專利
第一節 前 言／379
第二節 審查申復程序／380
第三節 分割案與連續案／383
第四節 審查結束之後／388
第五節 雙重專利的法源／393
第六節 上位與下位關係／398
第七節 方法與裝置的雙重專利／405
第八節 URAA之後的顯而易見型雙重專利／411
第九節 評析與結論／420

第九章 領證後審查
第一節 前 言／429
第二節 再發證／430
第三節 中用權／436
第四節 禁止復奪原則／448
第五節 再審查制度／459
第六節 再審查制度的檢討／466
第七節 複審制度概要／469
第八節 其他修正制度／474
第九節 評析與結論／476

第十章 雙軌專利無效制度
第一節 前 言／479
第二節 走向雙軌專利無效制度／480
第三節 IPR與PGR審理程序／486
第四節 雙軌無效運作與立案制度／495
第五節 複審不能部分立案／502
第六節 逾限立案與理由重複不立案／507
第七節 複審決定之上訴／513
第八節 我國雙軌無效制度評析／520
第九節 舉發之上訴制度之檢討／526

附錄 參考文獻／533